2022年国家知识产权局专利权转让与实施许可合同签订指引征求意见稿解析

('专利权转让、专利实施许可合同及签订指引有关说明为深入贯彻落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》关于“指导规范知识产权交易，完善知识产权质押登记和转让许可备案管理制度”等部署要求，提供更加规范、便利、高效的合同登记和备案服务，指导当事人防范法律风险，保障其合法权益，更好促进专利转化实施，国家知识产权局运用促进司会同局内相关部门对现行的专利权转让合同、专利实施许可合同模板以及相应的签订指南进行了修订，现将有关情况说明如下。一、有关背景现行《专利法》第十条、第十二条，《专利法实施细则》第十四条对专利权或专利申请权转让（以下简称“专利权转让”）合同订立登记、专利实施许可合同订立备案等内容作出规定。《专利审查指南》第一部分第一章对专利权转让手续办理作出细化规定，《专利实施许可合同备案办法》对专利实施许可合同备案手续办理作出细化规定。在建立专利转让许可制度规则体系的同时，为向创新主体、市场主体提供更好服务，国家知识产权局制定了专利权转让合同模板、专利实施许可合同模板以及相应的签订指南，并向社会公布，为合同订立方提供了参考。相关合同模板和签订指南的制定发布，对于引导和规范专利转让许可行为、减少纠纷的发生、促进专利权的转化运用发挥了积极作用。当前，专利转让许可工作面临新形势、新要求。一是近年来，《民法典》颁布，《促进科技成果转化法》《专利法》《科学技术进步法》完成修订，《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》、《“十四五”知识产权保护和运用规划》相继发布，相关法律法规和政策规划对专利转化运用提出新规定、新要求，而现行合同模板及签订指南发布已经多年，需要进行适应性修改。二是随着知识产权运营工作和专利转化专项计划的深入推进，专利转让、许可等运营活动数量持续增长，创新主体和市场主体对专利转让许可合同的重视程度、专业要求、共性需求不断提升和丰富，有必要总结实践经验，完善和优化合同范本和指引，更好保障知识产权运营活动规范有序进行，促进知识产权转移转化。二、前期工作过程第1页/共3页前期已开展的工作主要包括：一是研究分析相关规定。深入研究分析《民法典》等法律法规关于专利转让许可的最新精神和有关规定。二是进行合同文本收集和案例分析。收集高校、企业实际使用的专利权转让和实施许可合同，对司法实践中专利转让许可合同纠纷案例进行分析。三是深入调研社会需求。通过问卷调查深入调研企事业单位需求，了解相关方在转让许可商务谈判和合同签订中的主要关切和实务做法。四是广泛征求各方意见。以座谈、书面等方式，广泛征求并充分吸收有关高校、科研组织、企业、律师事务所、专家学者的意见。三、主要修改内容（一）关于合同模板。现行的专利权转让合同模板和专利实施许可合同模板，列出了主要条款的标题，但条款具体内容留空。本次修订在吸收了原签订指南内容的基础上，对每一条款的具体内容进行了充实。具体来说，一是对必要条款进行凝练固化。对于作为合同基本组成部分的必要条款，结合实践中的常见做法，做了固定化的标准处理；对于属于合同双方意思自治范围内的事项，考虑到实践中的不同情形，为当事人提供不同内容的选项，部分条款在附件中设置了相应表格以供选用。二是对重点条款进行细化。例如，对于专利实施许可合同中“许可方式和范围”重点条款，从许可期限、许可地域、许可方式、许可技术领域、许可实施行为范围等方面进行详细列举，对实践中关注的是否允许分许可以及分许可的实施条件、范围、收益、效力进行了细化提示。三是将有关拓展内容作为选填条款。将特定情形下可能涉及的拓展性内容，例如技术服务与培训、技术进出口管制，作为选填条款，供当事人在需要时选用。修改后的专利权转让合同共有16个条款，包括：定义条款、标的专利的知识产权转让、交付资料、专利变更登记手续、技术服务与培训（选填）、转让费用及支付方式、专利实施和实施许可的情况及处置办法、过渡期条款、保密条款、知识产权陈述与保证、技术进出口管制（选填）、专利权被宣告无效的处理、不可抗力、违约与损害赔偿、税费、争议解决以及合同的生效、变更与终止。第2页/共3页修改后的专利实施许可合同共有16个条款，包括：定义条款、许可的授予、许可费及支付方式、技术资料的交付与验收(选填)、技术服务与培训(选填)、保密条款、后续改进的提供与分享、知识产权陈述与保证、技术进出口管制(选填)、知识产权侵权应对及共同维权、专利权被宣告无效的处理、不可抗力、违约与损害赔偿、税费、争议解决以及合同的生效、变更与终止。（二）关于合同签订指引。现行的合同签订指南，类似于合同文本本身，对相关条款的具体含义以及合同签订注意事项，有待进一步说明。修订后的签订指引，对合同模板的每个条款，逐个增加了解释说明的内容，对相关条款中签订双方需要关注的要点进行了提示，对于提供选项供选择的条款，对签订双方如何根据自身情况进行选择给予了必要的指导。第3页/共3页',)